21. EL CASO 1173/97 IBM

El caso 1173/97, referente a un programa de recuperación de datos en un ordenador. En el caso, el Tribunal de Apelación, decidió que el legislador no quiso excluir de patentabilidad a todos los programas para computadoras, e hizo la distinción dentro de todos los programas de computadoras, existen un subtipo que son los programas como tales, y son estos únicamente los excluidos de patentabilidad. Aquellos programas de cómputo que no estuvieran en este subtipo, serían patentables.693

Adicionó, que los programas de ordenador serían patentables, si tienen un carácter técnico, el cual es un elemento esencial de patentabilidad de una invención. Y añade: "... para determinar si un programa de cómputo se excluye o no de patentamiento, se debe atender a que realice una función de programa de cómputo la invención, y no en la manera literal en la que se reivindique ésta".694

La Corte definió, que un programa de cómputo reivindicado como tal, no estará excluido de patentabilidad, si el programa, cuando se ejecute o cargue en un ordenador, es capaz de realizar un efecto técnico adicional a la interacción física normal, entre el programa y la computadora en la que corre."695

Considerando que conforme al artículo 52 (1) del CPE, las patentes Europeas deberán ser otorgadas para todas las invenciones, siempre que tengan novedad, altura inventiva y aplicación industrial, por lo que los programas para computadoras deben ser considerados como invenciones patentables, siempre y cuando tengan un carácter técnico.696

Existirá carácter técnico, cuando el programa cause un efecto técnico adicional cuando corra el programa.697

Conforme a la decisión del Tribunal de Apelación, el efecto técnico adicional no requiere ser nuevo conforme al estado del arte, abandonando el criterio utilizado hasta ese momento por las Cortes llamado de contribución al estado del arte (contribution approach) y generando uno nuevo que está hasta hoy vigente.

El nuevo criterio solamente se utiliza para determinar si existe un carácter técnico en el software, pero para el caso de la invención (incluyendo el software como tal) la novedad y altura inventiva se verán conforme al estado del arte siguiendo el criterio de la contribución.

En mi concepción, lo anterior es desafortunado, pues aún para el carácter técnico adicional se debe evaluar la novedad del efecto técnico, toda vez que en el caso del software, es precisamente la novedad en sus efectos y no solo en su programación, lo que merece una protección monopólica.

De lo contario, sería suficiente el carácter técnico que genera la interacción del software con un ordenador u otro software, lo cual como comentamos, no es suficiente para el interés de proteger a un programa, el tener una calidad técnica, sino es precisamente la novedad en la calidad técnica del software lo que merece protección.

Es evidente que la altura inventiva y la aplicación industrial del efecto técnico, no son los elementos determinantes de la protección. No obstante, deberán existir en el efecto técnico del software, pues en la protección de un programa, es precisamente la novedad, altura inventiva y aplicación industrial del efecto técnico del programa, lo que se protegerá.

Un ejemplo de lo anterior lo presentan las tabletas con pantalla táctil (touch). En un primer caso, nos encontramos con el producto denominado "Ipad ®", que corre a través de un programa de cómputo novedoso, con altura inventiva y aplicación industrial, cuyo principal efecto técnico adicional, consiste entre otras cosas en ampliar imágenes con el solo toque de los dedos de una mano, el cual mereció protección bajo el esquema de patentes en Estados Unidos de América. Posteriormente a la anterior, salió al mercado las tabletas de "Black Berry Play book ®", que cuenta con un sistema operativo con programación distinta al de "Ipad ®", también novedosa tanto por sus características propias del hardware como del software, cuya altura inventiva y aplicación industrial parecieran merecer protección por el derecho de patentes.

El efecto técnico adicional al generado por su operación natural, consiste en lograr una gran definición en la pantalla o monitor, así como . . .