Número Sentencia: 1236/2025; Número Recurso: 1369/2023; TOL10.734.632
El Tribunal ha confirmado la denegación del registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM» al considerar que el conjunto denominativo, formado por términos genéricos y gráficos habituales del sector, carece de carácter distintivo y está afectado por la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas.
Marca mixta con elementos genéricos
Una sociedad solicitó ante la OEPM el registro del conjunto denominativo y gráfico «MAQUINASONLINE.COM», destinado a identificar servicios de las clases 35 y 37, relacionados con el comercio, promoción y alquiler de maquinaria.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro. Argumentó que el conjunto denominativo se componía de expresiones descriptivas de los servicios ofrecidos: «maquinas online» define el objeto y el canal comercial, «.com» remite al comercio electrónico, y el elemento gráfico —una retroexcavadora— es una representación común en el sector.
Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de la empresa y ordenó registrar la marca, al considerar que el conjunto denominativo y gráfico poseía capacidad distintiva. Contra esta decisión, la OEPM interpuso recurso de casación.
Cuestión jurídica
Interpretación del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas
El Tribunal Supremo admitió el recurso para aclarar la interpretación del artículo 5.1.c) LM en relación con:
- La valoración de la distintividad del conjunto denominativo en marcas mixtas.
- El alcance del término “exclusivamente” aplicado a signos descriptivos.
- La influencia de elementos como sufijos de dominio (p. ej., «.com») en la valoración global.
El conjunto denominativo debe permitir identificar el origen empresarial
El Tribunal Supremo recuerda que los signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas no pueden registrarse como marca, conforme al artículo 5.1.c) LM. Esta norma busca evitar que expresiones necesarias para el comercio puedan ser monopolizadas por un solo operador.
En relación con el caso:
- El conjunto denominativo “maquinasonline.com” es descriptivo, tanto en su forma verbal como por el uso del sufijo «.com».
- Los elementos gráficos ordinarios no alteran el carácter descriptivo del conjunto, especialmente si remiten directamente al sector.
- El adverbio “exclusivamente” se refiere al contenido descriptivo de todos los elementos del conjunto, no a su número.
En este sentido, ni la palabra ni el gráfico aportan distintividad suficiente al conjunto denominativo, que sigue siendo genérico.
Fallo del Tribunal Supremo
Confirmación de la denegación por falta de distintividad
El Supremo estima el recurso de la OEPM, casa la sentencia del TSJ de Madrid y confirma la denegación del registro. Declara que:
- El conjunto denominativo y gráfico carece de elementos distintivos reales.
- Los sufijos de dominio como “.com” no confieren carácter distintivo.
- El uso de gráficos comunes en el sector no transforma una marca descriptiva en registrable.
- La resolución de la OEPM no requiere una motivación exhaustiva si expresa claramente que todos los elementos carecen de distintividad.
Conclusión doctrinal | Los límites del conjunto denominativo como marca registrable
El Tribunal Supremo consolida la doctrina sobre los signos mixtos que incorporan conjuntos denominativos genéricos:
- Un conjunto denominativo compuesto por términos descriptivos del producto o servicio, incluso si va acompañado de gráficos genéricos, no puede ser registrado como marca.
- Los sufijos como “.com” no alteran la naturaleza descriptiva del conjunto.
- Para superar la prohibición del artículo 5.1.c), el conjunto denominativo debe incluir elementos que identifiquen claramente el origen empresarial, no meras descripciones de la actividad o su canal.
