El conflicto surge por las similitudes alegadas por la marca “Diesel”. [TOL10.724.055]

El Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia núm. 1342/2025, resolviendo la disputa entre la firma italiana Diesel S. P. A., titular de la conocida marca “DIESEL”, y la empresa española Ohbuyshoes S.L., titular de la marca nacional mixta “ODISEL”. El litigio se centró en determinar si el uso del signo “Odisel” constituía una infracción de los derechos de marca de Diesel, o si, por el contrario, podía coexistir en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil del Supremo, pone fin a un procedimiento iniciado en 2019 y que recorrió tres instancias judiciales. Diesel alegaba que la marca “Odisel” aprovechaba indebidamente el renombre de “Diesel” y solicitaba su nulidad, la retirada de productos y la cancelación del dominio.

Desestimación del recurso

El Tribunal desestimó tanto el recurso de casación como el extraordinario por infracción procesal interpuestos por Diesel, confirmando la validez de la marca “Odisel”. En su análisis, el Supremo aplicó los artículos 8. 1 y 34. 2. c de la Ley 17/2001, de Marcas, en la redacción vigente tras el Real Decreto-ley 23/2018, que incorpora la Directiva (UE) 2015/2436 sobre armonización de legislaciones en materia de marcas.

La sentencia reitera la doctrina europea sobre el principio de interdependencia, según la cual la apreciación del riesgo de confusión debe realizarse globalmente, atendiendo a la similitud entre los signos y a la identidad de los productos o servicios. Aunque ambas marcas se aplicaban a productos de la clase 25 del nomenclátor (prendas de vestir, calzado y sombrerería), el Supremo destacó que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales eran suficientes para excluir cualquier confusión.

Sobre el renombre de la marca

Diesel sostenía que su marca gozaba de renombre y debía recibir una protección reforzada frente a signos similares, incluso en ausencia de confusión. Sin embargo, el Tribunal consideró que la protección adicional prevista para las marcas renombradas no era aplicable. Considera que no se aprecia una transferencia de prestigio ni un aprovechamiento desleal del valor distintivo de Diesel.

El Supremo subrayó que “Odisel” posee una configuración gráfica singular, con tipografía y color propios, y un significado conceptual distinto —evocando ideas de “odisea” o del mar—, lo que refuerza su independencia respecto a la marca “Diesel”, que se asocia con un estilo urbano y transgresor.

Decisión del Supremo

La decisión consolida la jurisprudencia que restringe la extensión automática de la protección de las marcas notorias o renombradas. El Tribunal recuerda que el renombre no garantiza por sí solo la estimación de la infracción. Resulta necesario acreditar la existencia de evocación o perjuicio efectivo.